Es un principio general de nuestro sistema marcario, tanto nacional como comunitario, que el titular exclusivo de una marca registrada no puede prohibir que terceros usen la misma marca para identificar productos que han sido comercializados por vez primera en el Espacio Económico Europeo (EEE), por el mismo o con su consentimiento.
Se trata, pues, de una limitación al derecho exclusivo y excluyente del titular de la marca respecto a dicha marca, que conocemos como el principio del agotamiento del derecho de marca, y que es connatural y a la vez causa y consecuencia del mercado de libre comercio y su presupuesto básico, la libre circulación de mercancías y prestación de servicios. Por ejemplo, y entre otros, las importaciones dentro del EEE.
Ello no obstante, bajo la lógica más elemental, la legislación marcaria se ha preocupado de regular excepciones al agotamiento del derecho de marca del titular, a fin de tutelar sus derechos en aquellos supuestos en los que la forma en que el tercero comercializa los productos marcados o usa la marca es reprobable y lesiva para la marca y/o para los consumidores, de forma que el titular puede invocar un motivo legítimo para oponerse al uso de la marca por el tercero.
Al hilo de la leyes marcarias y del desarrollo realizado por nuestra jurisprudencia, los supuestos más comunes excepcionados del agotamiento del derecho marcaria y, en consecuencia, tratados como excepciones marcarias, serían aquellos supuestos en los que la procedencia de los productos marcados proceden de un país extracomunitario; los casos en los que tras su primera comercialización, los productos ofertados por terceros bajo la marca hayan sido manipulados o alterados expresamente (por ejemplo, para ocultar el código de trazabilidad que permite conocer su origen); o la oferta y venta de productos selectivos sin cumplir las condiciones de selección (por ejemplo, la venta de perfumes de lujo en supermercados e hipermercados).
La cuestión que planteamos se dirige a contestar hasta qué punto el titular de la marca tiene que probar la existencia de una excepción al agotamiento del derecho de marca en el uso que de la misma está haciendo un tercero, para poder hacer su derecho y prohibir dicho uso por considerarlo una infracción. O dicho de otra forma, ¿se puede exigir al titular de la marca que pruebe que no ha consentido la oferta de cada uno de los productos que circulan en el EEE? ¿O que todos ellos no han sido falsificados o manipulados?
De contestar de forma afirmativa a la pregunta lo primero que llama la atención es que se estaría exigiendo al titular de la marca una prueba de un hecho negativo, lo que escapa a la lógica más elemental de las cosas. Podemos probar lo que es, pero no podemos probar lo que no es, por la sencilla razón que no es. Por lo que no sería razonable exigir al titular de la marca que prueba que no se ha agotado su derecho. Por ejemplo, que pruebe que todas las ventas que realiza el tercero de productos marcados, han sido comercializados por vez primera en el EEE con su consentimiento.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)* ha solventado esta cuestión creando una línea interpretativa que ha sido seguida por la mayoría de las Audiencias Provinciales, en virtud de la cual en el caso de un procedimiento de infracción de marca, es el demandado que invoca en su defensa el agotamiento de los derechos sobre la marca, quien debe probar que se cumplen los requisitos del agotamiento (es decir, que los productos que ha comercializado usando la marca de un tercero, son originales, no han sido manipulados y provienen de países del EEE) y no a la inversa.
Con base en ello, celebramos que la Audiencia Provincial de Madrid (sección 28), en su Sentencia de fecha 15 de junio de 2015, haya acogido nuestra tesis sobre la carga probatoria para estimar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Shaeffler Ibérica, S.L., titular de la marca de rodamientos FAG, contra Rodaindustria Ibérica, S.A., condenando a la misma, entre otros extremos, a satisfacer una indemnización de más de 7.000.000 euros. La Sentencia considera que obligación probatoria de la titular de la marca se agota acreditando una muestra de ventas de la demandada de rodamientos manipulados o de origen extracomunitario, y declara que a Rodaindustria Ibérica, S.A. correspondía probar, de entre todas las operaciones de venta, aquellas que lo eran de productos originales y de procedencia intercomunitaria, por ejemplo, acreditando que su suministradores eran distribuidores oficiales de Shaeffler Iberica, S.L. La inactividad probatoria de la demandada** es citada por la Sala para justificar el incremento de la indemnización respecto a la decretada por el Juez de Instancia, considerando para su cuantificación los beneficios obtenidos por Rodaindustria Iberica, S.A. por todas las ventas de rodamientos FAG durante los cinco años objeto de reclamación.
Tesis que, por otro lado, responde al principio procesal de colaboración y de facilidad probatoria, en el bien entendido que el hecho que alega el titular de la marca es un hecho negativo (el no agotamiento de su derecho marcario). Correspondiendo, pues, al demandado, frente a este hecho negativo, acreditar que el uso de la marca del titular se ha agotado.
Aquí os dejamos la Sentencia
(*) Según el TJUE, «procede por tanto responder a la cuestión prejudicial que una norma en materia de prueba con arreglo a la cual el agotamiento del derecho de marca constituye un motivo de defensa para el tercero demandado por el titular de la marca, de modo que los requisitos de dicho agotamiento deben, en principio, ser probados por el tercero que lo invoca, es compatible con el Derecho comunitario, en particular con los artículos 5 y 7 de la Directiva.”
(**) La Jurisprudencia tiene dicho, con base en la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, que cuando las fuentes de la prueba se encuentren en poder de una de las partes en litigio, es a dicha parte a quien corresponde aportar los datos requeridos como consecuencia de su deber de colaboración con la justicia. Y si no lo hace, sólo a ella puede perjudicar las consecuencias de la falta de prueba, y no a la contraparte.
