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El Tribunal Supremo evita el registro por el Ayuntamiento de Barcelona, de la marca (colectiva) “Barcelona”, para todos los productos y servicios

Así se recoge en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo del pasado  7 de marzo de 2018 , que confirma la denegación de la marca colectiva “Barcelona” solicitada por el Ayuntamiento de Barcelona para las 45 clases de la Clasificación Internacional de productos y Servicios  (Clasificación de Niza), a fin de  “potenciar o preservar el valor simbólico, prestigio y buena reputación del signo denominativo”, según el Reglamento de Uso preparado por el Ayuntamiento a estos efectos.

¿Y por qué?

El motivo de ello es que, al entender de los magistrados, la solicitud indiscriminada de la marca para todos los productos y servicios impide que ésta cumpla la finalidad propia de las marcas colectivas. Esta declaración, si bien contundente, no es para nada una sorpresa, porque cuenta con un sólido cimiento en la prohibición absoluta de “carecer de carácter distintivo” que establece el artículo 5.1.b) de la Ley de Marcas, en relación con el registro de las marcas colectivas y las marcas de garantía.

Recordando, como también hace el Tribunal Supremo, lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Marcas, la marca colectiva sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la  marca de los productos o servicios de otras empresas. Es decir, en palabras fáciles, la marca colectiva española se dirige a distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación de fabricantes y/o comerciantes de otros concurrentes, si bien el titular de la marca es dicha asociación.  Hemos destacado el término “distinguir”, porque efectivamente la definición de marca colectiva presupone que el signo que se pretende registrar goce de capacidad distintiva propia y por tanto, de la suficiente fuerza individualizadora para poder determinar el origen empresarial de los productos o servicios de los miembros de la asociación o el origen corporativo de los productos o servicios designados, y diferenciarlos.

Porque como en todo lo que tiene que ver con las marcas, para que no se produzca error o confusión sobre la naturaleza o significación de la marca y no se ponga en riesgo la competencia en el mercado.

Para el Tribunal  Supremo,  el hecho de que la ley permita registrar como marca colectiva signos que incluyen referencias geográficas, no es suficiente. Y al igual que sucede con las marcas individuales, para acceder al registro las marcas colectivas han de ser capaces de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios que pretende identificar. Lo que sucede es que en el caso de las marcas colectivas, sobre todo si su solicitante es una entidad de derecho público, la exigencia de distintividad equivale a la capacidad del signo de identificar -por la generalidad del público- el origen empresarial de un producto o servicio procedente de uno de los miembros integrantes de la asociación, frente a cualquier otro producto o servicio de otras empresas u organismos.

¿Y entonces?

La conclusión que alcanza la Sentencia es que la marca colectiva Barcelona, para distinguir productos y servicios en todas las clases del Nomenclátor, no puede registrarse, porque no cumple con la finalidad propia de las marcas colectivas de identificar este origen empresarial y de garantía de los productos y servicios designados con el signo Barcelona, al solicitarse de forma indiscriminada para todos los productos o servicios del Nomenclátor.

Feliz fin de semana

Ana Soto & Cristina García

Alimentaria, 2016: nuevo protocolo de actuación rápida de los Jueces Mercantiles

Aplicando la experiencia repetida con éxito durante la celebración del Mobile World Congress, la Junta de Jueces de los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona ha acordado la aplicación del Protocolo de Actuación Rápida, al Salón de Alimentaria que se celebrará en Barcelona entre los días 25 y 28 de abril, con el objetivo de garantizar la efectividad de remedios y soluciones judiciales en el caso de conflictos relacionados con la propiedad industrial e intelectual.

Tal y como expusimos hace unos meses, con ocasión a la celebración del Mobile World Congress, el protocolo pretende atender a los conflictos que en materia de derechos de propiedad industrial, intelectual, competencia desleal y publicidad ilícita pudieran generarse con ocasión y/durante la celebración del Salón, y en especial, regular la adopción de medidas cautelares urgentes efectivas, evitando, en la medida de lo posible, que éstas se adopten sin audiencia del demandado.

El compromiso asumido por los Jueces en su protocolo se dirigen a dar preferencia y prioridad a la tramitación y  resolución de las medidas cautelares relacionadas con infracciones de patentes tecnológicas, diseños industriales, marcas y derechos de propiedad intelectual de las empresas que exponen en el Salón de Alimentaria, así como en aquellos casos en los que denuncie una conducta en competencia desleal o una acción de publicidad ilícita respecto a sus productos.

El protocolo recoge también la posibilidad de las empresas y organizaciones expositoras, de presentar  escritos preventivos ante los Juzgados de lo Mercantil en aquellos casos en los que puedan considerar  verse afectados por una solicitud de medidas cautelares urgentes de cese durante el Salón, por parte de terceros titulares de derechos de propiedad intelectual, que pudieran adoptarse sin su audiencia y, en consecuencia, frustrar sus expectativas de negocio durante el mismo. Con ello, el eventual demandado y afectado por la medida cautelar de cese, podría anticipar sus argumentos de defensa para el caso de que finalmente se interpusiera contra él una solicitud cautelar, así como ofrecer su disponibilidad para comparecer  ante el Juzgado de forma inmediata y evitar la adopción de éstas sin su audiencia.

Aquí os dejamos el enlace a la entrada que hicimos hace unos meses sobre el Acuerdo de la Junta de los Jueces de lo Mercantil, en donde encontraréis el Protocolo de Actuación.

Sobre marcas: la prueba de la excepción del agotamiento del derecho marcario

Es un principio general de nuestro sistema marcario, tanto nacional como comunitario, que el titular exclusivo de una marca registrada no puede prohibir que terceros usen la misma marca para identificar productos que han sido comercializados por vez primera en el Espacio Económico Europeo (EEE), por el mismo o con su consentimiento.

 Se trata, pues, de una limitación al derecho exclusivo y excluyente del titular de la marca respecto a dicha marca, que conocemos como el principio del agotamiento del derecho de marca, y que es connatural y a la vez causa y consecuencia del mercado de libre comercio y su presupuesto básico, la libre circulación de mercancías y prestación de servicios. Por ejemplo, y entre otros, las importaciones dentro del EEE.

Ello no obstante, bajo la lógica más elemental, la legislación marcaria se ha preocupado de regular excepciones al agotamiento del derecho de marca del titular, a fin de tutelar sus derechos en aquellos supuestos en los que la forma en que el tercero comercializa los productos marcados o usa la marca es reprobable y lesiva para la marca y/o para los consumidores, de forma que el titular puede invocar un motivo legítimo para oponerse al uso de la marca por el tercero.

 Al hilo de la leyes marcarias y del desarrollo realizado por nuestra jurisprudencia, los supuestos más comunes excepcionados del agotamiento del derecho marcaria y, en consecuencia, tratados como excepciones marcarias, serían aquellos supuestos en los que la procedencia de los productos marcados proceden de un país extracomunitario; los casos en los que tras su primera comercialización, los productos ofertados por terceros bajo la marca hayan sido manipulados o alterados expresamente (por ejemplo, para ocultar el código de trazabilidad que permite conocer su origen); o la oferta y venta de productos selectivos sin cumplir las condiciones de selección (por ejemplo, la venta de perfumes de lujo en supermercados e hipermercados).

La cuestión que planteamos se dirige a contestar hasta qué punto el titular de la marca tiene que probar la existencia de una excepción al agotamiento del derecho de marca en el uso que de la misma está haciendo un tercero, para poder hacer su derecho y prohibir dicho uso por considerarlo una infracción. O dicho de otra forma, ¿se puede exigir al titular de la marca que pruebe que no ha consentido la oferta de cada uno de los productos que circulan en el EEE? ¿O que todos ellos no han sido falsificados o manipulados?

 De contestar de forma afirmativa a la pregunta lo primero que llama la atención es que se estaría exigiendo al titular de la marca una prueba de un hecho negativo, lo que escapa a la lógica más elemental de las cosas. Podemos probar lo que es, pero no podemos probar lo que no es, por la sencilla razón que no es. Por lo que no sería razonable exigir al titular de la marca que prueba que no se ha agotado su derecho. Por ejemplo, que pruebe que todas las ventas que realiza el tercero de productos marcados, han sido comercializados por vez primera en el EEE con su consentimiento.

 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)* ha solventado esta cuestión creando una línea interpretativa que ha sido seguida por la mayoría de las Audiencias Provinciales, en virtud de la cual en el caso de un procedimiento de infracción de marca, es el demandado que invoca en su defensa el agotamiento de los derechos sobre la marca, quien debe probar que se cumplen los requisitos del agotamiento (es decir, que los productos que ha comercializado usando la marca de un tercero, son originales, no han sido manipulados y provienen de países del EEE) y no a la inversa.

Con base en ello, celebramos que la Audiencia Provincial de Madrid (sección 28), en su Sentencia de fecha 15 de junio de 2015, haya acogido nuestra tesis sobre la carga probatoria para estimar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Shaeffler Ibérica, S.L., titular de la marca de rodamientos FAG, contra Rodaindustria Ibérica, S.A., condenando a la misma, entre otros extremos, a satisfacer una indemnización de más de 7.000.000 euros. La Sentencia considera que obligación probatoria de la titular de la marca se agota acreditando una muestra de ventas de la demandada de rodamientos manipulados o de origen extracomunitario, y declara que a Rodaindustria Ibérica, S.A. correspondía probar, de entre todas las operaciones de venta, aquellas que lo eran de productos originales y de procedencia intercomunitaria, por ejemplo, acreditando que su suministradores eran distribuidores oficiales de Shaeffler Iberica, S.L. La inactividad probatoria de la demandada** es citada por la Sala para justificar el incremento de la indemnización respecto a la decretada por el Juez de Instancia, considerando para su cuantificación los beneficios obtenidos por Rodaindustria Iberica, S.A. por todas las ventas de rodamientos FAG durante los cinco años objeto de reclamación.

 Tesis que, por otro lado, responde al principio procesal de colaboración y de facilidad probatoria, en el bien entendido que el hecho que alega el titular de la marca es un hecho negativo (el no agotamiento de su derecho marcario). Correspondiendo, pues, al demandado, frente a este hecho negativo, acreditar que el uso de la marca del titular se ha agotado.

Aquí os dejamos la Sentencia

(*) Según el TJUE, “procede por tanto responder a la cuestión prejudicial que una norma en materia de prueba con arreglo a la cual el agotamiento del derecho de marca constituye un motivo de defensa para el tercero demandado por el titular de la marca, de modo que los requisitos de dicho agotamiento deben, en principio, ser probados por el tercero que lo invoca, es compatible con el Derecho comunitario, en particular con los artículos 5 y 7 de la Directiva.”

(**) La Jurisprudencia tiene dicho, con base en la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional,  que cuando las fuentes de la prueba se encuentren en poder de una de las partes en litigio, es a dicha parte a quien corresponde  aportar los datos requeridos como consecuencia de su  deber de colaboración con la justicia. Y si no lo hace, sólo a ella puede perjudicar las consecuencias de la falta de prueba, y no a la contraparte.